申请商标注册不得损害在先着作权
第三人李小群注册与原告期伟合记食品制造私人有限公司(我所委托人)的美术作品实质性相似的商标,历时多年,经我所综合策划诉讼策略,二审法院最终支持我方观点,判定商评委重新作出裁定。


中华人民共和国

北京市高级人民法院

行政判决书

(2017)京行终858号

上诉人(原审原告)期伟合记食品制造私人有限公司,住所地新加坡共和国大士七巷24号。

法定代表人颜振元,董事长。

委托代理人王国强,北京市bet36体育平台_bet36手机版_bet36官方网址律师。

委托代理人张肖钦,北京市bet36体育平台_bet36手机版_bet36官方网址律师。

被上诉人(原审被告)中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人赵刚,主任。

委托代理人任航,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

原审第三人李小群,男,汉族,1970年2月7日出生,住中华人民共和国广东省汕头市金平区东方街道公信路金信园23幢301房。

上诉人期伟合记食品制造私人有限公司(简称期伟公司)因商标异议复审行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院(简称北京市第一中级人民法院)(2014)一中行(知)初字第5979号行政判决,向本院提起上诉。本院于2017

年2月10目受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院查明:第5493533号“EGO及图”商标(简称被异议商标,见附图)由李小群于2006年7月21日向中华人民共和国工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请,指定使用商品为国际分类第29类的肉、蜜饯、鱼制食品、土豆片、食用油脂、肉罐头、干食用菌、加工过的瓜子、牛奶制品、果冻等商品上。

被异议商标经商标局初步审定后,期伟公司在法定异议期内对被异议商标提出异议。2011年11月7日,商标局作出(2011)商标异字第42308号裁定,认定期伟公司称李小群为其代理,未经授权以自己的名义将期伟公司的“EGO及图”商标申请注册证据不足。综上,商标局裁定被异议商标予以核准注册。

期伟公司不服(2011)商标异字第42308号裁定,于2012年1月9号向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提出异议复审申请。其主要理由:一、自2000年起李小群在广东地区代理经销期伟公司“EGO”食品,并借汕头市宝瑞食品有限公司(简称宝瑞公司)、汕头市经济特区龙华对外经济发展总公司(简称龙华公司)名义对外出口。李小群作为期伟公司代理人,在明知期伟公司商标的情况下,注册被异议商标,违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)第十五条的规定。二、期伟公司成立于1978年新加坡,主要从事食品制造和销售,颜振元为其法定代表人。期伟公司长期使用“益果EGO及图”、 “EGO及图”商标,并于1991年在新加坡注册了“EGO”商标,指定使用在第29类商品上,随后又在中国台湾、泰国、加拿大等多个国家和地区注册。经过期伟公司长期的宣传与使用,引证商标在同行业内取得了较高的知名度和影响力。李小群注册被异议商标的行为属于恶意抢注,侵犯了期伟公司在先着作权,违反2001年商标法第三十一条的规定。综上,请求商标评审委员会对被异议商标不予核准注册。

为支持其主张,期伟公司向商标评审委员会提交了以下证据:

1、期伟公司营业执照;

2、部分发票、汇款底单、装柜清单及提单;

3、宝瑞公司统计的出货清单、商标印刷委托书、合同及代付款单据;

4、期伟公司其他国家和地区的商标注册证明;

5、期伟公司广告合同、产品图册、便笺;

6、着作权登记证明及公证资料。

李小群答辩主要理由:并无证据证明李小群是期伟公司在大陆地区的代理人。期伟公司提交的证据材料签名或为机打或笔迹各不相同,有添加伪造的嫌疑。被异议商标的注册符合2001年商标法的有关规定,请求商标评审委员会对被异议商标予以核准注册。

2013年12月16日,商标评审委员会作出商评字[2013]第136134号《关于第5493533号“EG0及图”商标异议复审裁定书》(简称被诉裁定),认定:

一、关于被异议商标的核准注册是否违反2001年商标法第十五的规定的问题。虽然证据2、3可以证明宝瑞公司、龙华公司曾与期伟公司存在出口贸易关系,并且在部分单证上显示或为打印或为手写的“李小群”签名,但期伟公司未能提供证据证明李小群与宝瑞公司、龙华公司之间存在何种关系,且上述手写签名笔迹与李小群答辩签名笔迹各不相同。在李小群否认双方存在代理关系的情况下,仅凭期伟公司提交在案证据尚不足以证明李小群与期伟公司存在商标法意义上的代理代表关系,故被异议商标的核准注册未构成2001年商标法第十五条所指的情形。

二、关于被异议商标的核准注册是否构成2001年商标法第三十一条规定的损害他人在先着作权、以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的问题。首先,期伟公司未能提供证据证明在被异议商标申请注册之前其已将“EG0”作品在中国地区进行宣传使用,不能证明李小群申请注册被异议商标之时具有知晓和接触期伟公司作品的可能。故在案证据不足以认定被异议商标的核准注册损害他人在先着作权。其次,期伟公司未提供证据证明在被异议商标申请注册之前在中国大陆地区在被异议商标指定使用商品上使用与被异议商标相同或近似的标志并形成一定影响。不足以判定被异议商标构成对他人在先使用商标的抢先注册。被异议商标的核准注册未违反2001年商标法第三十一条的规定。

综上,商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册。

期伟公司不服,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

在原审庭审中,期伟公司补充提交了已交证据的翻译件等证据。

北京市第一中级人民法院认为:期伟公司提交的在案证据无法得出其与李小群之间就“EG0”品牌产品存在销售代理关系的结论,因此,不能判定李小群为期伟公司的代理人或者代理人的利害关系人。

期伟公司提交的着作权登记证书的形成时间晚于被异议商标申请日,由于中国的着作权登记制度遵循自愿原则,着作权登记证书中的内容系登记机构根据当事人的自述填写,登记机关并不进行实质审查,因此当登记时间晚于系争商标申请注册日时,仅凭着作权登记证书不足以证明权利主张人享有在先着作权。同时,根据经公证认证的颜振元、林坤荣个人声明、委托协议及中文译文等证据内容显示,林坤荣在1989年与期伟公司签约设计EG0标识,版权属于颜振元所有。但以上证据仅是单方陈述或单方提供,证明力有限,并无创作过程中的相应证据、作品公开发表的证据、银行凭证等其他的证据佐证,无法认定期伟公司对EG0标识享有在先着作权。综上,期伟公司提交的证据不足以证明其在被异议商标申请目前对EG0标识享有在先着作权,故被异议商标未构成2001年商标法第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。

同时,在案证据不足以证明在被异议商标申请注册日前,期伟公司已在与被异议商标指定使用相同或类似商品上在先使用与被异议商标相同或近似商标,且已经在中国大陆具有一定影响的事实,被异议商标的注册未构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形,故被异议商标未构成2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

北京市第一中级人民法院依照2014年修正的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定,判决:驳回期伟公司的诉讼请求。

期伟公司不服原审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决及被诉裁定,由商标评审委员会重新作出裁定。其主要理由为:第一,在案证据能够证明期伟公司对“EG0及图”商标享有着作权,李小群自2000年开始为期伟公司印制产品包装,并代理期伟公司在中国大陆的进出口业务,相关事实通过期伟公司于1991年8月在新加坡申请注册的“EG0'’商标等证据已经能够证明,原审判决对此认定错误,故被异议商标的申请注册损害了期伟公司的在先着作权;第二,在案证据足以证明李小群在被异议商标申请注册日前,已经代理印制了“EG0'’商标,并代理期伟公司相关商品的进出口业务,故被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第十五条的规定。

商标评审委员会、李小群均服从原审判决。

本院经审查查明:原审判决查明的事实属实,证据采信得当,且有被诉裁定、被异议商标档案、期伟公司向商标评审委员会提交的异议复审申请书和相关材料、李小群提交的答辩材料,以及当事人陈述等证据在案佐证。

另查,期伟公司在被异议商标申请注册目前(即2006年7月21日),分别在新加坡(1991年)、印度、新西兰、澳大利亚等国取得了“EG0'’商标注册证(图样见附图),同时期伟公司在评审阶段提交了其食品产品的相关外包装图片,其上均显示有“EG0'’商标;同时期伟公司提交了经过公证认证的新加坡籍颜振元和林坤荣的证人证言,证明“EG0'’商标标志的创作过程:并且提交了于2009年9月25日向中国人民共和国国家版权局就“EG0'’标志进行美术作品登记的证书;而且提交了期伟公司于2005年开始向宝瑞公司(汕头)进行相关商品往来的单据,其中部分单据中盖有落款为“李小群”的印章。

以上事实有期伟公司在评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据在案佐证。

本院认为:本案适用2001年商标法。

2001年商标法第十五条规定,未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。本案中,期伟公司提交的证据尚不足以证明其与李小群之间就“EG0'’品牌的产品存在销售代理关系,故无法判定李小群系期伟公司的代理人或者代表人,原审判决及被诉裁定关于被异议商标并未违反2001年商标法第十五条规定的情形的认定并无不当,本院予以确认。期伟公司该部分上诉理由缺乏事实及法律依据,本院不予支持。

2001年商标法第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在先着作权属于法定的权利,故应属前述条款所规定的在先权利。在判断被异议商标的申请注册是否损害他人在先着作权时,一般考虑以下四个要件:(1)当事人主张的涉案作品是否构成着作权法的保护客体;(2)当事人是否为涉案作品的权利人或利害关系人;(3)被异议商标申请人是否在诉争商标申请注册日前存在接触涉案作品的可能;(4)被异议商标与涉案作品是否构成实质性相似。在具体认定时,若被异议商标明显不符合前述四个要件之一的,可以直接不予认定,则无须再分别进行逐一判断。

根据在案证据,期伟公司主张“EG0'’图形中的字母“0”系经过艺术处理的卡通图形,具有一定的独创性,“EG0'’图形整体上已经构成着作权法意义上的美术作品。结合期伟公司所提交的形成于被异议商标申请注册日前的其他中国大陆以外的国家或者地区的商标注册证等证据,能够证明期伟公司在此前已经在世界多个国家和地区申请注册了“EG0'’商标,同时结合其在先已经将印有“EG0'’商标的商品出口到中国大陆地区的供货凭证,以及证人证言和在后着作权登记证书,能够证明期伟公司构成了“EG0'’图形着作权的利害关系人。由于被异议商标与涉案“EG0'’图形美术作品在设计、构成要素以及整体视觉效果上基本相同,并且期伟公司在中国域外地区申请注册的商标和实际使用的商品多与被异议商标指定使用的“土豆片”等商品构成相同或类似商品,故在李小群并未举证证明被异议商标的图形系其独立创作完成的情况下,可以推定李小群在被异议商标申请注册日前具有接触涉案作品的可能,并且被异议商标与涉案“EG0'’图形构成实质性相似。因此,综合在案证据,足以认定被异议商标的申请注册损害了期伟公司作为利害关系人的“EG0'’图形的在先着作权,违反了2001年商标法第三十一条的规定。原审判决及被诉裁定对此认定错误,本院予以纠正。期伟公司此部分上诉理由具有事实及法律依据,本院予以支持。

因本案结论系基于期伟公司在诉讼阶段补充提交的证据进行地认定,故不能归责于商标评审委员会,本案案件受理费应由期伟公司负担。

综上,原审判决及被诉裁定认定的部分事实存在错误,适用法律不当,依法应予撤销。期伟公司的部分上诉理由具有事实和法律依据,足以支持其上诉主张,本院对其上诉请求予以支持。依照2017年修正的《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项、第八十九条第一款第二项、第三款之规定,判决如下:

一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第5979号行政判决书;

二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2013]第136134号《关于第5493533号“EG0及图”商标异议复审裁定书》;

三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对期伟合记食品制造私人有限公司就第5493533号“EG0及图”商标提出的异议复审申请重新作出裁定。

一、二审案件受理费各人民币一百元,均由期伟合记食品制造私人有限公司负担(均已交纳)。

本判决为终审判决。

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审??? 判?? 长?????? 陶? 钧

审??? 判?? 员???? 王晓颖

代理审判员???? 孙柱永

二O一七年十月三十日

本件与原本核对无异

书? 记? 员???? 张梦娇

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